國內優先權簡介

王文宏/中銓國際專利商標事務所 主任工程師

國內優先權介紹

一、前言:

按，追加專利制度在我國行之多年，且實務上產生諸多爭議，同時追加專利的優惠僅免年費而已，而專利權期限與原案同時屆滿，若原案逾期未繳年費，追加案亦一併消 滅，是以若國內優先權與追加專利兩制度併行，作業繁瑣易生混淆，且對發明人而言裨益不大。因此，國內在施行國內優先權時一併廢除該追加專利的制度。

而我國之所以要導入國內優先權制度，其目的主要係為了使申請人提出申請案後，可以該申請案為基礎，再提出的補充、修正或合併新的請求標的，且能享受和國際優 先權相同之利益。此種補充、修正或新的請求標的，當以補充修正的方式提出時，常被認為會超出原說明書或圖式所揭露之範圍，但倘若運用國內優先權則仍有機會 併在一個申請案中申請，從而具有可取得總括而不遺漏之權利的機能。

二、主張國內優先權的形式要件:

(一)申請人：

  (1)須為能夠在我國申請專利之申請人。

  (2)主張國內優先權申請案之申請人於申請時須與先申請案之申請人為同一人。如在先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。倘有不一致之情形，則最遲應在提出後申請案時，同時辦理申請權讓與，惟申請權讓與證明文件可以後補，使其先、後申請案申請人同一，始可受理。

(二)申請案：

  (1)先申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明或新型申請案。

  (2)有下列情事之一者，不得主張國內優先權：

  a.自先申請案申請日之次日起算已逾十二個月者。若主張複數優先權時，則須以其所主張之最早優先權日之次日起算已逾十二個月者。

  b.先申請案中所記載之發明或創作曾經主張國際優先權或國內優先權者。

  c.先申請案係依專利法第三十三條第一項規定申請分割或依第一百零二條規定改請者。即先申請案已為分割後之子案或改請案時，不能再被另一申請案主張國內優先權， 但分割後存續之原申請案仍得為主張優先權之基礎案。惟對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可以進行分割，且其分割案仍可援用原優先權日。

  d.先申請案已經撤回，或經本局處分不受理，或初審審定者。由於先申請案經初審審定不予專利後，若申請再審查，雖仍處於自先申請案申請日之次日起算十二個月之期間，但為避免重複審查，仍視該案為「先申請案已經審定者」，不得主張國內優先權。

  e.主張之優先權日早於九十年十月二十六日。

(3)可以就兩個以上之先申請案主張複數優先權，例如:先申請案1載有發明A，先申請案2載有發明B，後申請案申請專利範圍得就發明A、B，分別主張先申請案1、2之優先權日。

(4)倘有先申請案之發明或創作被二個以上後申請案重複主張國內優先權時，先發函申請人申復以避免一發明二申請案之情事發生，如有此種情形，申請人亦可主動申復。

三、國內優先權之撤回：

    業經後申請案主張過國內優先權之先申請案，自其申請日起滿十五個月，視為撤回（專29.II）。此種法定視為撤回之情形，不發函通知申請人，將於後申請案之通知即將進行審查函上，併予告知「本案之先申請案自其申請日起滿十五個月，視為撤回」。為求程序之穩定性，主張國內優先權之後申請案，自先申請案申請日起算十五個月後，不得撤回國內優先權主張（專29.III）。其逾前述期限撤回國內優先權主張之申請，則不予受理。

    若主張國內優先權之後申請案，於先申請案申請日起十五個月內撤回者，視為同時撤回國內優先權主張（專29.IV）。後申請案如於先申請案申請日之次日起算十五個月內撤回者，應准予撤回並函知申請人，其所主張國內優先權應視為同時撤回。此時先申請案仍應續行審查。

四、實體要件:

(1)後申請案應就先申請案記載於專利說明書或圖式中的相同發明或創作來主張優先權。

(2)判斷是否為「相同發明」，請參酌現行專利審查基準第二篇第五章國際優先權基準1.3實體要件(2)。

(3)在主張複數國內優先權之場合，各請求項中之請求標的應滿足發明單一性。

(4)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權主張是否認可，係以先申請案說明書或圖式為依據，而不單以申請專利範圍為準。

(5)承上，未出現在先申請案申請專利範圍中之技術內容，但已記載於發明說明或圖式者，仍可以在後申請案中被撰寫為新的請求項。

(6)先申請案中未曾被主張優先權之發明或創作，仍可以在其他後申請案中被主張優先權。但相同的發明或創作不能被複數後申請案主張優先權，以免產生一發明二申請之情況。

五、如何主張國內優先權：

    申請人應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明先申請案之申請日及申請案號數，二者皆具備，始可主張優先權。若缺漏其一者，則喪失優先權。

六、結論:

    實務上，通常產品在專利申請之前，發明人無法將產品作全盤的考量。因此，常會有所謂第一代產品、第二代產品、第三代產品…等等以此類推，故發明人可善用此國內優先權制度，以一件專利涵蓋發明人的第一代、第二代，乃至第三代產品，如此可替發明人省下眾多的專利年費。

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