專利審查高速公路(PPH)計畫之簡介(二)

王文宏/中銓國際專利商標事務所 主任工程師

專利審查高速公路(PPH)計畫之簡介(二)

四、申請PPH必備文件：

    發明專利PPH申請書1份  PPH申請書下載

及及下列文件:

(一) USPTO所核發美國對應申請案之所有OA影本，申請人應於提出PPH 申請時，檢送USPTO 所核發美國對應申請案之所有OA影本；或勾請TIPO經由USPTO Public PAIR系統取得OA。惟當申請人係勾選請TIPO自行從網路取得USPTO 核發之OA 時，應於申請書上載明所有OA 相關資訊，包括文件名稱及日期。另應注意，進入PPH 程序後，在TIPO尚未審定前，任何後續有關專利性的OA，尤其是USPTO事後認為具有不准之情況皆必須檢送。上述OA無需檢送中譯本。

(二)經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍影本，經USPTO 審查達到可核准之申請專利範圍，可能是補充、修正時提出或申請時即提出者，亦可能是USPTO之專利公告本。申請人應於提出PPH 申請時，檢附經USPTO 審查達到可核准之申請專利範圍影本，或勾選請TIPO經由USPTO Public PAIR系統取得申請專利範圍。經審查達到可核准之申請專利範圍，並無需檢送中譯本。惟申請人亦得自行檢送，以作為本局審查參考。

(三) USPTO審查人員曾引用作為專利准、駁判斷依據之所有引證文獻所有記載於“詳細處分(Detailed Action)”或“核准理由(Reason for allowance)”而作為專利准、駁判斷依據之引證文獻均應檢送。若引證文獻屬專利文獻，原則上，TIPO 可自行取得該專利文獻，申請人無須檢送，惟當TIPO 向申請人通知無法取得時，則申請人必須再行檢送。另外，若引證文獻屬非專利文獻時，則申請人必須檢送。以上引證文獻無需檢送中譯本。但TIPO 審查人員認為必要時，得通知申請人檢送。

(四)申請專利範圍對應表:申請人必須檢送申請專利範圍對應表，說明我國申請案其申請專利範圍係充分對應於經USPTO審查達到可核准之申請專利範圍。當我國申請案之申請專利範圍，尚須藉由補充、修正才能充分對應於經USPTO 審查達到可核准之申請專利範圍時，申請人必須於提出PPH 申請時同時表達擬修正申請專利範圍。TIPO 會依據專利法第49 條第1 項規定，依職權電話通知申請人補充、修正申請專利範圍，使申請人可據以後續完成補充、修正程序。當申請專利範圍間是完全相同或僅有翻譯文字差異，申請人可於說明欄填“兩者內容相同”。當申請專利範圍間不僅是翻譯文字差異，申請人則必須於說明欄解釋各請求項的充分對應關係。申請專利範圍對應表見下表。若對應之美國專利申請案尚未公開，使TIPO 無法經由USPTOPublic PAIR 系統取得申請檔案時，申請人應提供前述相關文件。若相同的文件曾於先前申請程序中提出，申請人得僅引述先前申請，無須重複檢送文件。

專利範圍對應表範例

五、PPH申請態樣：

以下僅列舉以US申請案作為OFF的PPH申請態樣：

1.主張US國際優先權的之TW申請案：

 2.主張US國內優先權之TW申請案：

3.主張PCT進入美國申請為國際優先權的TW申請案：

4.主張數個US申請案為優先權的TW申請案：

5.主張US國際優先權的TW申請案之分割案:

6.主張PCT申請案為優先權的TW申請案之分割案:

六、預期效益

(一)、縮短審查期間符合申請人對待審期間之期待。

(二)、因我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請求項均必須充分對應到經USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項，因此智慧局審查成本相對經濟。

關鍵字:

Patent Prosecution Highway、PPH、專利審查高速公路、優先權、基礎案、專利、USPTO、Notice of Allowability、Office Action Summary、Office Action Summary、國際優先權、PCT、OA

資料來源:

1.台灣經濟部智慧財產局台美專利審查高速公路PPH計畫

2.USPTO Patent Prosecution Highway (PPH) program

專利審查高速公路(PPH)計畫之簡介(一)

王文宏/中銓國際專利商標事務所 主任工程師

專利審查高速公路(PPH)計畫之簡介(一)

一、前言:

   

按，專利保護乃屬地主義，一國一申請，故欲在某國尋求專利保護，乃須在該國當地提出專利申請，所以實務上，常見申請人的同一發明案向世界主要每一個國家提出專利申請。然專利審查是一項耗費時日的工作，因而為了減少專利審查上的資源浪費，目前許多國家的專利局相互間提出『專利審查高速公路Patent Prosecution Highway, 簡稱PPH』計畫，以期能相互利用審查資源來縮短專利審查工作的時程，並進而提升專利審查品質。 

    台灣智慧財產局(簡稱TIPO)於民國100年9月1日、101年5月1日分別和美國專利商標局(簡稱USPTO)及日本特許廳(簡稱JPO)實施PPH計畫，復於101年9月1日起延長試辦期間1年。底下係以TIPO為第一申請局之PPH 計畫作為探討。

二、PPH原理：

   

PPH計畫係指當一專利申請案在第一申請局(Office of First Filing，簡稱OFF)經審查獲准專利後，專利申請人可將該相關資料提供給第二申請局(Office of Second Filing，簡稱OSF)，第二申請局便可利用及參考第一申請局的檢索與審查結果，從而加速該專利申請案的審查。 

    換言之，專利申請人在USPTO首次提出發明專利申請案後，再向我國TIPO申請發明專利並主張美國優先權，若經USPTO核准專利，申請人得依此向TIPO請求加速審查。同樣地，專利申請人首次在台灣TIPO提出發明專利申請案後，再向所USPTO提出專利申請並主張台灣優先權者，經TIPO核准專利後，亦能據此核准結果向USPTO請求加速審查。

    因此，藉由第一申請局的檢索及審查結果，以幫助第二申請局審查委員更了解申請案內容，並減少重複審查，以分攤審查委員的工作負擔(work sharing)。惟申請案獲第一申請局核准者，並不表示第二申請局亦當然核准該申請案，第二申請局仍有其獨立之裁量權。

    PPH是各國專利局間所簽訂的雙邊協定，但是目前在國際上已經成為一個PPH Network，在JPO網站下有架設入口網站(PPH Portal Web Site)所有相關資訊以及統計數據。

三、PPH申請要件：

(一)、適格TW申請案為:

(1) 一專利申請案其係依據我國專利法第27條有效主張美國申請案為優先權基礎案，或

(2) 一專利申請案其係依據我國專利法第27條有效主張PCT申請案並指定美國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權，另當TW申請案其有效主張數個US或是PCT的申請案為複數優先權基礎案，或是TW申請案是符合上述(1)和(2)之申請案的分割案，均屬適格之申請案僅發明專利申請案適用此PPH試行計畫，新型和新式樣專利申請案不適用。

(二)美國對應申請案，至少應有一個或多個請求項，業由USPTO審查達到可核准之情形，所謂達到可核准之態樣，包括：

1.“Notice of Allowability”中指出“The allowed claim(s) is/are___”，即“核准項為___”。

2. Non-Final Rejection”或“Final Rejection”之“Office Action Summary”中指出 “The allowed claim(s) is/are___”，即“核准項為___”。

3.“Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action Summary”中審查人員指出“are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims”，即“該請求項被核駁，其理由係因所依附之獨立項被核駁。申請人如將該項改為獨立項，且包括其所依附之獨立項及相關請求項之所有限定條件，則可核准該請求項”。另外應注意的是，當一請求項被核駁，雖USPTO 審查人員於審查意見書（簡稱OA）中指出，某一可核准之特定特徵，因未被請求，如果該特定特徵有被寫入請求項，則該請求項可做較有利之考量，以上這種文字係建議或是假設式說明，並非本計畫所謂達到可核准之態樣。

4.“Ex parte Quayle Office Action”之“Office Action Summary”中指出“Claim(s) ___ is/are objected to”，即“核駁項為___”，同時USPTO審查人員指出該請求項為“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action”，即“若改寫或修正請求項進而克服前開OA之核駁事由則可核准”。

(三)我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請求項均必須充分對應到經USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項。所謂充分對應，係指我國申請案之所有請求項必須與美國申請案範圍相同，或所申請之請求項範圍較美國申請案之請求項更為限縮。所謂範圍相同，係指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異；所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之美國申請案請求項進一步加入為說明書(發明說明及/或申請專利範圍)所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，此類請求項請儘量以附屬項形式請求。

(四)我國申請案已經通知即將進行實體審查，且該案尚未發出首次審查意見通知函。

(待續…)

關鍵字:

Patent Prosecution Highway、PPH、專利審查高速公路、優先權、基礎案、專利、USPTO、Notice of Allowability、Office Action Summary、Office Action Summary

資料來源:

1.台灣經濟部智慧財產局台美專利審查高速公路PPH計畫

2.USPTO Patent Prosecution Highway (PPH) program