王文宏/中銓國際專利商標事務所 主任工程師
專利審查高速公路(PPH)計畫之簡介(一)
一、前言:
按，專利保護乃屬地主義，一國一申請，故欲在某國尋求專利保護，乃須在該國當地提出專利申請，所以實務上，常見申請人的同一發明案向世界主要每一個國家提出專利申請。然專利審查是一項耗費時日的工作，因而為了減少專利審查上的資源浪費，目前許多國家的專利局相互間提出『專利審查高速公路Patent Prosecution Highway, 簡稱PPH』計畫，以期能相互利用審查資源來縮短專利審查工作的時程，並進而提升專利審查品質。
台灣智慧財產局(簡稱TIPO)於民國100年9月1日、101年5月1日分別和美國專利商標局(簡稱USPTO)及日本特許廳(簡稱JPO)實施PPH計畫，復於101年9月1日起延長試辦期間1年。底下係以TIPO為第一申請局之PPH 計畫作為探討。
二、PPH原理：
PPH計畫係指當一專利申請案在第一申請局(Office of First Filing，簡稱OFF)經審查獲准專利後，專利申請人可將該相關資料提供給第二申請局(Office of
Second Filing，簡稱OSF)，第二申請局便可利用及參考第一申請局的檢索與審查結果，從而加速該專利申請案的審查。
換言之，專利申請人在USPTO首次提出發明專利申請案後，再向我國TIPO申請發明專利並主張美國優先權，若經USPTO核准專利，申請人得依此向TIPO請求加速審查。同樣地，專利申請人首次在台灣TIPO提出發明專利申請案後，再向所USPTO提出專利申請並主張台灣優先權者，經TIPO核准專利後，亦能據此核准結果向USPTO請求加速審查。
因此，藉由第一申請局的檢索及審查結果，以幫助第二申請局審查委員更了解申請案內容，並減少重複審查，以分攤審查委員的工作負擔(work sharing)。惟申請案獲第一申請局核准者，並不表示第二申請局亦當然核准該申請案，第二申請局仍有其獨立之裁量權。
PPH是各國專利局間所簽訂的雙邊協定，但是目前在國際上已經成為一個PPH
Network，在JPO網站下有架設入口網站(PPH
Portal Web Site)所有相關資訊以及統計數據。
三、PPH申請要件：
(一)、適格TW申請案為:
(1) 一專利申請案其係依據我國專利法第27條有效主張美國申請案為優先權基礎案，或
(2) 一專利申請案其係依據我國專利法第27條有效主張PCT申請案並指定美國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權，另當TW申請案其有效主張數個US或是PCT的申請案為複數優先權基礎案，或是TW申請案是符合上述(1)和(2)之申請案的分割案，均屬適格之申請案僅發明專利申請案適用此PPH試行計畫，新型和新式樣專利申請案不適用。
(二)美國對應申請案，至少應有一個或多個請求項，業由USPTO審查達到可核准之情形，所謂達到可核准之態樣，包括：
1.“Notice of Allowability”中指出“The allowed
claim(s) is/are___”，即“核准項為___”。
2. Non-Final Rejection”或“Final Rejection”之“Office Action Summary”中指出 “The allowed
claim(s) is/are___”，即“核准項為___”。
3.“Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action Summary”中審查人員指出“are objected
to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if
rewritten in independent form including all of the limitations of the base
claim and any intervening claims”，即“該請求項被核駁，其理由係因所依附之獨立項被核駁。申請人如將該項改為獨立項，且包括其所依附之獨立項及相關請求項之所有限定條件，則可核准該請求項”。另外應注意的是，當一請求項被核駁，雖USPTO 審查人員於審查意見書（簡稱OA）中指出，某一可核准之特定特徵，因未被請求，如果該特定特徵有被寫入請求項，則該請求項可做較有利之考量，以上這種文字係建議或是假設式說明，並非本計畫所謂達到可核准之態樣。
4.“Ex parte Quayle Office Action”之“Office
Action Summary”中指出“Claim(s) ___ is/are objected to”，即“核駁項為___”，同時USPTO審查人員指出該請求項為“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection
set forth in this office action”，即“若改寫或修正請求項進而克服前開OA之核駁事由則可核准”。
(三)我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請求項均必須充分對應到經USPTO審查達到可核准的一項或多項請求項。所謂充分對應，係指我國申請案之所有請求項必須與美國申請案範圍相同，或所申請之請求項範圍較美國申請案之請求項更為限縮。所謂範圍相同，係指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異；所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之美國申請案請求項進一步加入為說明書(發明說明及/或申請專利範圍)所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，此類請求項請儘量以附屬項形式請求。
(四)我國申請案已經通知即將進行實體審查，且該案尚未發出首次審查意見通知函。
(待續…)
關鍵字:
Patent Prosecution Highway、PPH、專利審查高速公路、優先權、基礎案、專利、USPTO、Notice of Allowability、Office Action Summary、Office Action Summary
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